En bref
L'action en nullité permet d'obtenir l'anéantissement rétroactif d'un enregistrement de marque irrégulier. Depuis 2020, l'INPI est compétent concurremment avec les tribunaux judiciaires. Les motifs absolus sont imprescriptibles.
Fondements juridiques de l'action en nullité de marque
Art. L. 716-2 C. propr. intell.
« Les demandes en nullité de marques fondées sur les motifs absolus (art. L. 711-2, L. 715-4) sont introduites devant l'INPI par toute personne physique ou morale. Les demandes fondées sur certains droits antérieurs peuvent être portées devant l'INPI et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire. »
Source : Légifrance — version consolidée
Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-12.270
« La Cour de cassation juge qu'un signe déceptif n'étant pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage, l'action en nullité fondée sur ce caractère déceptif n'est soumise ni aux règles de prescription ni aux règles de forclusion des articles L. 712-6 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Les causes de nullité : motifs absolus et motifs relatifs
Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.633
« La chambre commerciale juge que l'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public et constitue un motif de nullité absolue de l'enregistrement. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Ne pas confondre nullité et déchéance
La nullité sanctionne un vice existant au jour du dépôt et produit un effet rétroactif. La déchéance sanctionne un comportement postérieur (défaut d'usage sérieux pendant cinq ans, dégénérescence) et ne produit effet que pour l'avenir. Les fondements textuels, la procédure et les effets sont entièrement distincts.
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Compétence juridictionnelle : la double voie administrative et judiciaire
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 02-12.444
« La cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI statuant en matière de propriété industrielle ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision, sans pouvoir y substituer sa propre décision ni statuer sur une demande reconventionnelle en annulation de marque. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Choisir la bonne voie en fonction de l'objectif
Si l'objectif est exclusivement l'annulation de la marque, la voie administrative devant l'INPI est plus rapide et moins coûteuse. En revanche, si des dommages et intérêts sont recherchés ou si la nullité est invoquée reconventionnellement à une action en contrefaçon, le tribunal judiciaire s'impose comme seule voie pertinente.
Conditions de recevabilité et exigence de preuve d'usage sérieux
Art. L. 716-2-4 C. propr. intell.
« Est irrecevable la demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n'établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, que sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux, ou qu'il existait de justes motifs pour le non-usage. »
Source : Légifrance — version consolidée
Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.749
« La chambre commerciale rappelle que l'usage sérieux d'une marque doit être examiné au regard du marché concerné et des caractéristiques du produit, ce qui impose une appréciation concrète et individualisée par les juges du fond. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Négliger la preuve d'usage peut entraîner l'irrecevabilité
Le titulaire de la marque antérieure qui engage une action en nullité doit anticiper la demande de preuve d'usage du défendeur. L'absence de constitution préalable d'un dossier de preuves solide (factures, publicités, captures internet datées) peut conduire à une fin de non-recevoir fatale.
Prescription, forclusion par tolérance et imprescriptibilité des motifs absolus
Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262
« La chambre commerciale juge que la cession des droits de reproduction d'une œuvre sur des étuis et emballages n'implique pas, à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Agir dans les cinq ans pour éviter la forclusion
Le titulaire d'un droit antérieur qui découvre l'usage d'une marque postérieure litigieuse doit agir en nullité dans un délai de cinq ans à compter de la connaissance de cet usage. La tolérance consciente, même passive, fait courir le délai de forclusion et peut éteindre définitivement le droit d'agir.
Effets rétroactifs de la nullité et interactions avec le droit européen
Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-13.924
« La Cour de cassation retient que la recevabilité d'une action en contrefaçon de marque nationale pour des faits antérieurs n'est pas subordonnée à l'obligation d'avoir préalablement engagé une procédure de nullité d'une marque communautaire, conformément au règlement européen sur la marque de l'Union. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Adopter une approche pluridisciplinaire du contentieux
L'annulation d'une marque emporte des conséquences fiscales (perte de valeur de l'actif incorporel), comptables (dépréciation) et potentiellement pénales (dépôt frauduleux). Le praticien doit anticiper ces interactions dès le stade de la stratégie contentieuse pour optimiser la défense des intérêts de son client.
Questions fréquentes
Qui peut engager une action en nullité de marque en France ?
Toute personne physique ou morale peut engager une action en nullité fondée sur un motif absolu (défaut de distinctivité, tromperie, ordre public). En revanche, seul le titulaire du droit antérieur ou son ayant droit peut agir sur un motif relatif, tel que l'antériorité d'une marque similaire.
Quel est le délai pour agir en nullité de marque ?
Les motifs absolus de nullité sont imprescriptibles : l'action peut être exercée à tout moment. Pour les motifs relatifs, une forclusion par tolérance de cinq ans s'applique si le titulaire du droit antérieur a sciemment toléré l'usage de la marque, sauf mauvaise foi du déposant.
Quelle différence entre nullité et déchéance de marque ?
La nullité sanctionne un vice existant au jour du dépôt et anéantit rétroactivement l'enregistrement. La déchéance sanctionne un comportement postérieur — principalement le défaut d'usage sérieux pendant cinq ans — et ne produit effet que pour l'avenir, sans remettre en cause les droits antérieurement acquis.
Peut-on demander la nullité d'une marque devant l'INPI ?
Depuis le 1er avril 2020, l'INPI est compétent pour connaître des demandes en nullité fondées sur les motifs absolus et sur les motifs relatifs tirés d'une marque antérieure. Cette voie administrative est plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire, mais ne permet pas d'obtenir des dommages et intérêts.
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