En bref
Une marque non exploitée pendant cinq ans encourt la déchéance. La procédure, ouverte devant l'INPI ou le tribunal judiciaire, impose au titulaire de prouver l'usage sérieux de son signe distinctif.
Fondement juridique et conditions de la déchéance pour non-usage
Art. L. 714-5 C. prop. intell.
« Le propriétaire de la marque encourt la déchéance de ses droits s'il n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans sans justes motifs. »
Source : Code de la propriété intellectuelle — article consolidé
Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641
« La déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'est encourue que si les conditions en sont réunies à la date de la demande, appréciation qui exclut toute analyse rétrospective. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
La notion d'usage sérieux : critères d'appréciation des juges
Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-16.749
« L'usage sérieux d'une marque doit être apprécié au regard du marché concerné et des caractéristiques du produit, excluant toute application d'un seuil quantitatif abstrait. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Constituer un dossier de preuves d'usage continu
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Usage sous forme modifiée et justes motifs du non-usage
Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-20.198
« L'usage de la marque sous une forme modifiée n'altérant pas le caractère distinctif fait échec à la déchéance ; il importe peu que la forme modifiée ait elle-même été enregistrée en tant que marque distincte. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Modification excessive du signe déposé
Une modernisation trop radicale de la marque — changement de police, ajout d'éléments figuratifs prépondérants ou suppression d'un terme distinctif — peut être jugée comme altérant le caractère distinctif et ne plus valoir usage sérieux de la marque initiale.
Procédure de déchéance devant l'INPI et les tribunaux judiciaires
Art. L. 716-3 C. prop. intell.
« Les demandes en déchéance de marque sont introduites devant l'INPI par toute personne physique ou morale. L'usage sérieux repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a débuté dans les trois mois précédant la demande. »
Source : Légifrance — version consolidée
Art. R. 716-6 C. prop. intell.
« Le titulaire de la marque contestée doit produire les pièces établissant un usage sérieux au cours de la période de référence, dans les délais fixés par le directeur général de l'INPI. »
Source : Légifrance — version consolidée
Intérêt à agir et stratégie contentieuse
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-65.072
« Le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir dès lors que sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Négliger la preuve de l'intérêt à agir devant le tribunal judiciaire
Devant l'INPI, l'intérêt à agir est présumé largement. En revanche, devant le tribunal judiciaire, le juge peut exiger une démonstration plus circonstanciée du lien entre la marque contestée et l'activité économique du demandeur.
Effets de la déchéance et interactions avec d'autres branches du droit
Anticiper les conséquences contractuelles de la déchéance
Insérez dans vos contrats de licence une clause imposant au licencié une obligation d'exploitation effective de la marque et de transmission régulière des preuves d'usage, afin de prévenir une déchéance imputable à son inaction.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour demander la déchéance d'une marque non exploitée ?
La déchéance peut être demandée dès lors que la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de son enregistrement. Ce délai s'apprécie à la date d'introduction de la demande devant l'INPI ou le tribunal judiciaire.
Qui peut introduire une action en déchéance de marque pour non-usage ?
Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, ainsi que tout groupement professionnel, peut former une demande en déchéance devant l'INPI ou le tribunal judiciaire. La jurisprudence interprète largement cet intérêt : il suffit que la marque constitue une entrave potentielle à l'activité économique du demandeur.
Quelles preuves permettent de démontrer l'usage sérieux d'une marque ?
Les factures datées, catalogues commerciaux, emballages de produits, bons de commande, attestations de distributeurs et captures d'écran de sites marchands horodatées constituent des preuves recevables. Les documents doivent couvrir la période quinquennale de référence et être rattachés au territoire français pour une marque nationale.
La déchéance d'une marque peut-elle être limitée à certains produits ou services ?
Oui, la déchéance peut être partielle. Si le titulaire démontre un usage sérieux pour certains produits ou services visés dans l'enregistrement mais pas pour d'autres, la déchéance ne sera prononcée que pour les catégories non exploitées, préservant ses droits sur le reste.
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